Marcas sin uso: comienza una nueva etapa para los registros marcarios en Chile

La Ley N.º 21.355, conocida como “Ley Corta de Propiedad Industrial”, introdujo una modificación relevante al sistema marcario chileno: los titulares de marcas registradas deberán acreditar su uso real y efectivo si quieren evitar que sus registros sean objeto de una acción de caducidad por falta de uso.

La reforma entró en vigor el 9 de mayo de 2022, pero sus efectos en esta materia se harán especialmente visibles a partir de 2027. La razón se encuentra en las disposiciones transitorias de la ley, que establecen cómo debe computarse el plazo de cinco años exigido para ejercer esta acción respecto de los registros antiguos.

Cinco años sin uso: una marca puede perder su protección

El nuevo artículo 27 bis A de la Ley de Propiedad Industrial establece que procederá la caducidad total o parcial de un registro cuando, transcurridos cinco años desde su concesión, la marca no haya sido objeto de un uso real y efectivo en Chile por su titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir los productos o servicios para los cuales fue registrada.

La misma consecuencia puede producirse cuando el uso de la marca se haya interrumpido durante cinco años consecutivos. La caducidad no opera automáticamente ni puede ser declarada de oficio por INAPI: debe ser solicitada por quien tenga un interés legítimo.

Hay además un aspecto particularmente importante: la caducidad puede ser parcial. Si una empresa registró una marca para una amplia variedad de productos o servicios, pero en la práctica solo la utiliza para algunos de ellos, la protección podrá mantenerse respecto de aquellos productos o servicios efectivamente cubiertos por el uso y perderse respecto de los restantes.

¿Qué ocurre con las marcas registradas antes de la reforma?

Aquí adquiere especial importancia el artículo quinto transitorio de la Ley N.º 21.355. La reforma no establece que todas las marcas registradas antes de 2022 queden inmediatamente expuestas a una acción de caducidad una vez transcurridos cinco años desde su inscripción original. Para estos registros, el plazo de cinco años comienza a contarse desde la primera renovación que tenga lugar después de la entrada en vigor de la reforma.

Por tanto, la fecha de concesión o renovación de cada registro será determinante para saber cuándo podrá quedar sujeto a una eventual acción de caducidad por falta de uso. De acuerdo con este régimen transitorio, el 9 de mayo de 2027 marcará un hito importante, ya que desde esa fecha podrán comenzar a ejercerse acciones respecto de determinadas marcas que hayan cumplido el período legal de cinco años.

La carga de la prueba recae sobre el titular

La reforma introduce también un cambio relevante desde el punto de vista procesal. En caso de que se ejerza una acción de caducidad por falta de uso, será el titular de la marca quien deberá acreditar que esta ha sido utilizada de manera real y efectiva en Chile. La ley permite utilizar los medios de prueba admitidos por la legislación y establece que las pruebas de uso presentadas tendrán valor de declaración jurada.

No basta, por tanto, con demostrar que la marca continúa registrada o que existe una intención de utilizarla en el futuro. Lo relevante será acreditar un uso efectivo en el mercado y respecto de los productos o servicios que se pretenden mantener bajo protección.

La ley contempla, eso sí, una excepción cuando existan razones válidas que expliquen la falta de uso, siempre que estas deriven de circunstancias independientes de la voluntad del titular y constituyan un obstáculo para utilizar la marca.

Un cambio de lógica en la gestión de las marcas

La incorporación de esta acción supone un cambio significativo en la forma en que las empresas deberían gestionar sus carteras de marcas. Durante años, el sistema chileno permitió mantener registros sin que el uso efectivo de la marca constituyera una condición para conservar indefinidamente el derecho. Esto favoreció en algunos casos la acumulación de registros destinados a cubrir proyectos futuros, variantes de marcas o productos que finalmente nunca llegaron al mercado. La nueva regulación introduce una lógica diferente: la protección registral debe guardar una relación con el uso efectivo de la marca.

Esto hace especialmente recomendable revisar las carteras marcarias y comprobar si existe correspondencia entre los productos y servicios registrados y aquellos respecto de los cuales la marca está siendo realmente utilizada en Chile.

También será importante conservar adecuadamente la evidencia de dicho uso: material publicitario, facturas, catálogos, páginas web, publicaciones, contratos, envases, documentos comerciales y cualquier otro antecedente que permita acreditar cómo, cuándo y respecto de qué productos o servicios se ha utilizado la marca.

Una herramienta para dinamizar el sistema marcario

La finalidad de esta reforma va más allá de sancionar a quienes no utilizan sus marcas. Desde una perspectiva económica, la acción de caducidad permite liberar espacios dentro del registro que pueden estar ocupados por marcas que no cumplen actualmente una función distintiva en el mercado. De esta manera, se reduce la posibilidad de mantener derechos exclusivamente con una finalidad defensiva o para bloquear a terceros.

La entrada en funcionamiento de esta herramienta plantea, por tanto, un desafío tanto para los titulares como para quienes pretendan registrar nuevas marcas. Para los primeros, será necesario gestionar activamente la cartera y documentar el uso. Para los segundos, la existencia de registros antiguos que aparentemente bloquean una determinada marca puede dejar de ser necesariamente un obstáculo permanente si concurren los requisitos para solicitar su caducidad.

A partir de 2027, esta nueva realidad comenzará a tener una incidencia cada vez mayor en la estrategia de protección y gestión de las marcas en Chile.